近日，最高人民法院對(duì)一起涉及簡(jiǎn)繁體“楓葉”的商標(biāo)侵權(quán)糾紛案作出再審判決，推翻了一審、二審的侵權(quán)認(rèn)定及3000萬(wàn)元懲罰性賠償，認(rèn)定被告使用繁體“楓葉”商標(biāo)不構(gòu)成侵權(quán)。法院認(rèn)為，應(yīng)基于行業(yè)認(rèn)知和市場(chǎng)格局綜合判斷，尊重已穩(wěn)定形成的市場(chǎng)認(rèn)知。

源起于一段從親密代理到反目成仇的商業(yè)關(guān)系。泰源公司成立于2000年，主營(yíng)硅酮密封膠、萬(wàn)能膠等商品的生產(chǎn)與銷售，持有第9370332號(hào)簡(jiǎn)體“楓葉”注冊(cè)商標(biāo)，核定使用商品包括第1類的硅酮玻璃膠、工業(yè)用粘合劑等。振興公司則成立于1998年，持有第9417319號(hào)繁體“楓葉”注冊(cè)商標(biāo)，核定用于第1類硅膠等商品。值得關(guān)注的是，早在1997年，振興公司即在玻璃膠產(chǎn)品上開(kāi)始使用“楓葉”標(biāo)識(shí)，并擁有相關(guān)外觀設(shè)計(jì)專利。

2005年7月，雙方締結(jié)合作協(xié)議，振興公司成為泰源公司“楓葉”牌硅酮玻璃膠的全國(guó)獨(dú)家總經(jīng)銷商。然而，這一合作關(guān)系于2009年5月宣告終結(jié)。此后，兩家公司之間的關(guān)系急轉(zhuǎn)直下：泰源公司多次起訴振興公司生產(chǎn)銷售的“楓葉”牌酸性硅膠侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，振興公司則對(duì)泰源公司的“楓葉”系列商標(biāo)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，雙方在法律戰(zhàn)場(chǎng)上展開(kāi)了全方位的攻防。

2021年11月，泰源公司再次以商標(biāo)侵權(quán)為由將振興公司起訴至廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，將振興公司的貼牌代工方江門市某公司列為共同被告，訴請(qǐng)二被告立即停止侵權(quán)，并請(qǐng)求適用懲罰性賠償，索賠經(jīng)濟(jì)損失等共計(jì)3000萬(wàn)元。泰源公司的主要理由是：被訴商標(biāo)核定使用在硅膠類別，但二被告在玻璃膠商品上使用該商標(biāo)，超出了核定商品范圍，侵犯了其“楓葉”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)；振興公司曾作為其代理商，主觀上存在惡意，且侵權(quán)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。

一審法院廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，被訴侵權(quán)的“酸性硅膠”在功能和消費(fèi)渠道上更符合第0115類“工業(yè)用粘合劑”的特征，而非振興公司注冊(cè)的第0102類“硅膠”原材料。據(jù)此，振興公司超出了核定商品范圍，與潤(rùn)景公司構(gòu)成共同侵權(quán)，判決賠償765萬(wàn)元，潤(rùn)景公司在60萬(wàn)元范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。

一審判決后，泰源公司以判賠額過(guò)低為由提起上訴，振興公司和潤(rùn)景公司亦提起上訴。廣東省高級(jí)人民法院在二審中進(jìn)一步查明了若干對(duì)振興公司不利的事實(shí)：振興公司曾為泰源公司的代理商，早在2005年即知曉泰源公司的“楓葉”商標(biāo)；其曾試圖在玻璃膠等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“楓葉”商標(biāo)，但于2008年9月被國(guó)家商標(biāo)局駁回。在此情況下，振興公司仍在玻璃膠商品上使用其核定于硅膠類別的“楓葉”注冊(cè)商標(biāo)，且以“酸性硅膠”為名生產(chǎn)和銷售玻璃膠商品。二審法院據(jù)此認(rèn)定創(chuàng)新公司主觀上存在侵權(quán)故意，且其在玻璃膠上使用“楓葉”標(biāo)識(shí)獲利巨大、情節(jié)嚴(yán)重，遂頂格適用5倍懲罰性賠償，將判賠總額直接拉滿至泰源公司訴求的3000萬(wàn)元，同時(shí)撤銷了潤(rùn)景公司的連帶責(zé)任。

從二審判決來(lái)看，法院的核心邏輯是：雖然振興公司持有“楓葉”注冊(cè)商標(biāo)，但其超出核定商品范圍（硅膠）使用在玻璃膠上，且與泰源公司的“楓葉”商標(biāo)構(gòu)成近似，加之其作為前代理商的特殊身份，主觀惡意明顯，因此構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)并應(yīng)適用懲罰性賠償。這一裁判思路在當(dāng)時(shí)得到了相當(dāng)程度的認(rèn)可，該案亦被廣東法院列為知識(shí)產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償?shù)牡湫桶咐?/span>

其一，確立了商品類似判斷中“行業(yè)認(rèn)知優(yōu)先”的裁判規(guī)則。 《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條明確規(guī)定，認(rèn)定商品是否類似，應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾對(duì)商品的一般認(rèn)識(shí)綜合判斷，《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》僅作為參考。本案判決進(jìn)一步將這一原則落到實(shí)處，強(qiáng)調(diào)當(dāng)行業(yè)慣例和從業(yè)者普遍認(rèn)知與《區(qū)分表》的形式分類不一致時(shí)，前者應(yīng)當(dāng)居于優(yōu)先地位。這一裁判邏輯對(duì)于高新技術(shù)領(lǐng)域、新興行業(yè)中的商標(biāo)保護(hù)尤其具有指導(dǎo)意義。

其二，明確了對(duì)長(zhǎng)期使用所形成的市場(chǎng)格局的司法尊重。 在商標(biāo)法理論上，權(quán)利的取得時(shí)間固然重要，但商標(biāo)的生命在于使用。當(dāng)一方通過(guò)長(zhǎng)期、誠(chéng)實(shí)、持續(xù)的使用在市場(chǎng)上形成了穩(wěn)定的商譽(yù)和消費(fèi)者認(rèn)知，即便其商標(biāo)注冊(cè)時(shí)間晚于對(duì)方，也不應(yīng)被輕易認(rèn)定為侵權(quán)。這一思路體現(xiàn)了商標(biāo)法從形式主義保護(hù)向功能主義保護(hù)的演進(jìn)，也是對(duì)“商標(biāo)使用”價(jià)值在司法實(shí)踐中的進(jìn)一步確認(rèn)。

其三，揭示了懲罰性賠償適用的前提邊界。 本案一審、二審均支持了高額的懲罰性賠償，但最高法的再審改判表明，懲罰性賠償以侵權(quán)認(rèn)定為前提；若不構(gòu)成侵權(quán)，則無(wú)論賠償數(shù)額的計(jì)算如何精確，均喪失了適用的基礎(chǔ)。這提醒我們，在適用懲罰性賠償時(shí)，必須首先審慎地完成侵權(quán)構(gòu)成的判斷，不可因侵權(quán)情節(jié)嚴(yán)重、獲利巨大而倒推侵權(quán)成立。這一邏輯順序在司法實(shí)踐中具有重要的方法論意義。

其四，對(duì)“簡(jiǎn)繁體相同文字構(gòu)成不同商標(biāo)”這一特殊情形的處理提供了裁判指引。 繁簡(jiǎn)體文字雖在語(yǔ)義上相同，但因字形、使用地域和文化背景的差異，在商標(biāo)法上可能被認(rèn)定為不同的標(biāo)識(shí)。本案判決表明，在判斷繁簡(jiǎn)體商標(biāo)是否近似時(shí)，除考慮文字含義外，還應(yīng)當(dāng)綜合考量雙方的使用歷史、市場(chǎng)格局、消費(fèi)者認(rèn)知等因素，避免簡(jiǎn)單化的“字面近似”判斷。

總體而言，最高法在本案中的判決展現(xiàn)了商標(biāo)司法保護(hù)從形式主義向?qū)嵸|(zhì)主義的轉(zhuǎn)向——不機(jī)械適用《區(qū)分表》的既成分類，不拘泥于注冊(cè)時(shí)間的先后順序，不盲從懲罰性賠償?shù)恼咛?hào)召，而是在對(duì)行業(yè)認(rèn)知、市場(chǎng)格局、使用歷史、權(quán)利基礎(chǔ)等因素進(jìn)行綜合權(quán)衡后，作出符合商標(biāo)法立法目的和商業(yè)實(shí)踐需求的裁判。

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