近日,上海知識產(chǎn)權法院集中審結“榮耀”"“MANNOL”"奔富”等多起涉及知名品牌的商標侵權上訴案件。其核定使用在手機、平板電腦等商品上的第10638363號"榮耀"商標多次被認定為馳名商標,具有極高的知名度。原告發(fā)現(xiàn)創(chuàng)某公司、麥某公司等七被告在網(wǎng)上銷售印有"榮耀劍舞"標識的筆記本電腦,認為該行為構成對其商標權的侵害,故訴至一審法院并主張2倍的懲罰性賠償,要求七被告連帶賠償5000萬元。
七名被告在侵權鏈條中的角色分化如下:麥某公司從案外人處受讓第30502169號"榮耀劍舞"商標后,許可創(chuàng)某公司使用;創(chuàng)某公司采購裸機后貼上前述標識,作為被訴產(chǎn)品的生產(chǎn)商對外銷售;伍某公司、賜某公司在其經(jīng)營店鋪展示并銷售被訴產(chǎn)品;另有奧某公司、學某公司、格某公司因僅提供裸機產(chǎn)品無法知悉可能涉嫌侵權、無其他證據(jù)證明存在侵權行為、網(wǎng)絡服務提供商已盡到注意義務等原因,一審法院認定其無需承擔賠償責任。

本案懲罰性賠償適用的最大爭議點在于:被訴侵權標識"榮耀劍舞"曾系注冊商標,一審法院據(jù)此認定不適用懲罰性賠償。
從法律適用邏輯來看,《商標法》第六十三條規(guī)定的懲罰性賠償適用條件為"惡意侵犯商標專用權,情節(jié)嚴重的"。曾系注冊商標本身并不當然排除懲罰性賠償?shù)倪m用,但司法實踐中對此存在分歧:一方面,侵權人曾合法持有注冊商標,形式上有權使用,難以認定其具有侵權"故意";另一方面,若該商標系以不正當手段取得注冊,或因與權利商標構成近似而被宣告無效,則商標被宣告無效后繼續(xù)使用的行為,仍可能滿足懲罰性賠償?shù)倪m用條件。本案一審法院正是基于"曾系注冊商標"這一事實,認定不適用懲罰性賠償,僅判決麥某公司、創(chuàng)某公司共同賠償榮耀公司1200萬元,伍某公司、賜某公司分別對其中的1萬元、7萬元承擔連帶責任。
榮耀公司不服一審判決提起上訴,除對判決金額提出異議外,還主張一審遺漏對被告單獨使用"榮耀劍舞"文字標識行為的評判,請求二審改判適用懲罰性賠償,判令七被告共同賠償經(jīng)濟損失及合理支出共計3000萬元。
上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為,一審判決遺漏審查被告使用"榮耀劍舞"文字標識的行為,該行為亦構成對榮耀公司注冊商標專用權的侵害;且在并無證據(jù)證明麥某公司與創(chuàng)某公司已停止生產(chǎn)、銷售被訴產(chǎn)品的情況下,兩公司仍應承擔停止侵權的民事責任。
其一,主觀故意的認定。法院注意到,各侵權主體為關聯(lián)公司。2022年榮耀公司曾向深圳市市場監(jiān)督管理局進行投訴,2023年雙方簽訂賠償和解協(xié)議后榮耀公司撤回投訴。在"榮耀劍舞"商標被宣告無效后,盡管麥某公司提起行政訴訟,但基于權利商標的知名度及雙方已于2023年達成的和解協(xié)議,麥某公司、創(chuàng)某公司應當對"榮耀劍舞"商標權利的穩(wěn)定性有所預期。然而,在麥某公司收到國家知識產(chǎn)權局的裁定書之后,兩公司仍然繼續(xù)生產(chǎn)、銷售被訴產(chǎn)品,故自該日之后的行為,兩公司具有明顯侵權的主觀故意。
其二,情節(jié)嚴重的認定。法院查明,被訴產(chǎn)品總銷售額超過1.8億元,其中自麥某公司收到無效宣告裁定書后,被訴產(chǎn)品的銷售額仍高達2897萬余元,侵權獲利巨大,滿足"情節(jié)嚴重"的條件。
據(jù)此,上海知識產(chǎn)權法院認定,就麥某公司收到無效宣告裁定書后兩公司實施的被訴行為,應當適用懲罰性賠償,自商標被宣告無效之日作為懲罰性賠償?shù)钠鹚愎?jié)點。法院根據(jù)被訴產(chǎn)品的銷售金額,結合榮耀公司主張的利潤率等因素,計算懲罰性賠償基數(shù),并適用相應倍數(shù)確定最終賠償數(shù)額。
本案二審裁判確立了"自商標被宣告無效之日"作為懲罰性賠償適用起算節(jié)點的規(guī)則,即在商標被宣告無效后繼續(xù)使用的行為,即使此前曾擁有注冊商標,亦可因惡意延續(xù)侵權而適用懲罰性賠償。七被告之間形成從商標許可、生產(chǎn)貼牌到終端銷售的完整侵權鏈條,二審法院通過審查關聯(lián)公司關系、和解協(xié)議履行情況等要素,精準切割不同時間段內(nèi)各侵權主體的責任范圍。在"榮耀"作為馳名商標具有極高知名度的背景下,侵權人在和解協(xié)議履行后仍持續(xù)侵權,二審法院通過懲罰性賠償?shù)倪m用顯著加大了侵權成本,對類似惡意攀附行為形成有力威懾。
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